Ricerca commissionata: chi diventa titolare dei risultati dopo la riforma dell'art. 65 c.p.i.

Un'impresa chiede a un dipartimento di studiare un materiale, di ottimizzare un processo o di trovare la soluzione a un problema tecnico, e finanzia il lavoro. Se dalla ricerca nasce un'invenzione brevettabile, a chi appartiene? Dopo la riforma del 2023 la regola generale assegna i diritti all'ente; quando c'è un finanziatore, la risposta si trova nel contratto. Il punto pratico è uno solo: quel contratto va scritto bene e va scritto prima.

Che cosa è cambiato nel 2023

Nel testo in vigore fino al 22 agosto 2023, l'art. 65 del Codice della proprietà industriale stabiliva che il ricercatore dipendente di un'università o di una pubblica amministrazione con finalità istituzionali di ricerca fosse «titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore». La stessa norma, peraltro, non si applicava alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati.

La legge 24 luglio 2023, n. 102 ha sostituito l'articolo. Dal 23 agosto 2023, quando l'invenzione è fatta nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con un'università, un ente pubblico di ricerca o un IRCCS, «i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore» (art. 65, comma 1).

Cambia anche la sequenza. L'inventore deve comunicare l'invenzione alla struttura, «con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa». La struttura ha sei mesi dalla ricezione della comunicazione per depositare la domanda di brevetto o dichiarare di non avervi interesse; il termine è prorogabile al massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, se servono a completare le valutazioni tecniche avviate. Se la struttura non deposita entro il termine, o dichiara di non avere interesse, l'inventore può depositare a proprio nome (art. 65, commi 2 e 3).

Quando la ricerca è finanziata da un terzo decide il contratto

Per la ricerca finanziata, in tutto o in parte, da un altro soggetto, il comma 5 dell'art. 65 rinvia agli accordi: i diritti sull'invenzione «sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida». Le linee guida sono state adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, firmato digitalmente dal Ministro delle imprese il 26 settembre 2023. Restano salvi gli accordi stipulati prima.

Le linee guida si riferiscono alla ricerca commissionata: quella finanziata da un soggetto diverso dagli enti di ricerca, che «si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore per rispondere ad una sua necessità» (§ 2). Non impongono una soluzione: sono «destinate a orientare la negoziazione» e «le parti sono libere di individuare il miglior assetto di interessi per la loro relazione contrattuale». Indicano però un metodo, sotto il titolo «Aspetti inderogabili da disciplinare» (§ 6): il contratto «deve essere stipulato antecedentemente all'avvio dell'attività di collaborazione», e si ritiene che debba disciplinare in ogni caso, tra l'altro, le conoscenze pregresse delle parti, quelle attese dalla ricerca, la proprietà dei risultati, la riservatezza, le pubblicazioni e gli aspetti economici.

Tre tipi di contratto, tre impostazioni

Le linee guida esemplificano tre fattispecie, secondo l'intensità della ricerca richiesta (§ 5). La qualificazione non è un'etichetta: orienta la titolarità, il trasferimento e il corrispettivo.

Attività di servizio. Analisi, test, misurazioni, caratterizzazioni, raccolta di dati: prestazioni con competenze «consolidate e routinarie». I risultati attesi sono dati e relazioni, e un risultato brevettabile è, di solito, «inusuale» (§ 5.1). Qui può essere ragionevole che i risultati appartengano, in linea di principio, al finanziatore (§ 6.5.3). Conviene però prevedere che l'ente possa usare i dati per ulteriore ricerca o per la didattica, senza compromettere la protezione dei risultati (§ 6.6).

Attività di sviluppo. Il finanziatore ha già un'idea o una tecnologia, talvolta già protetta, e chiede all'ente di ottimizzarla, validarla o completarla. Nuova proprietà industriale è un esito possibile (§ 5.2). Se la titolarità resta all'ente o è comune, l'ente dovrebbe impegnarsi fin dalla firma a trasferire i risultati al finanziatore che manifesti interesse nei termini concordati; le parti possono prevedere un corrispettivo che comprenda una quota di remunerazione per il trasferimento (§ 6.6).

Ricerca innovativa. La soluzione nasce dalle conoscenze e dalla capacità inventiva del gruppo di ricerca, e l'invenzione è un esito «molto probabile e atteso» (§ 5.3). L'accesso del finanziatore può avvenire con la cessione dei risultati o con una licenza esclusiva, e la maggiore intensità del lavoro dell'ente richiede di norma «un corrispettivo più importante», fisso o sotto forma di canone (§ 6.6).

Chi è titolare: le tre soluzioni per i risultati

Quando il risultato atteso non è meramente esecutivo, le linee guida indicano tre scenari alternativi (§ 6.5).

Contitolarità. Nasce quando entrambe le parti hanno contribuito all'invenzione o quando il contratto la prevede. Il contratto potrà specificare chi deposita la domanda di brevetto, chi ne sostiene i costi, con quali modalità e in quali tempi la quota dell'ente passa al finanziatore: lo scopo dichiarato è evitare una contitolarità «sine die», fonte di contenzioso.

Titolarità esclusiva dell'ente. È indicata soprattutto quando l'invenzione è opera interamente dei ricercatori dell'ente. Non esclude il finanziatore: il contratto può trasferirgli i diritti di sfruttamento, con tempi e oneri di brevettazione.

Titolarità esclusiva del finanziatore. Per l'attività di servizio può essere ragionevole che i risultati appartengano, in linea di principio, al finanziatore; va verificato caso per caso se la prestazione richieda una soluzione diversa.

Le conoscenze che ciascuno porta: il background

Le conoscenze che le parti possedevano prima della collaborazione non sono intaccate dal rapporto, ed è raccomandabile che il contratto specifichi che la collaborazione non crea nuovi rapporti di titolarità o di contitolarità, fermo restando il principio di autonomia negoziale. Il punto delicato è un altro: se i risultati dipendono tecnicamente da conoscenze dell'ente, il finanziatore non potrà sfruttarli senza accedere anche a quelle. Le linee guida raccomandano di stabilire già nel contratto le condizioni di questo accesso, eventualmente con una licenza e con un corrispettivo fisso o variabile (§ 6.4).

Riservatezza e pubblicazioni

Una clausola di riservatezza serve a conservare il segreto sulle informazioni scambiate e la novità dei risultati destinati al brevetto (§ 6.3). Sulle pubblicazioni le linee guida chiedono una disciplina attenta, perché gli interessi divergono: maggiore riservatezza per il finanziatore, maggiore diffusione per l'ente. Il limite è fermo: «le attività di disseminazione non devono inficiare le possibilità di protezione brevettuale» (§ 6.7).

Lo schema suggerito è questo (§ 6.7). La pubblicazione dei risultati avviene previo accordo scritto; il contratto può prevedere l'autorizzazione preventiva del finanziatore, ma il suo eventuale diniego totale «deve essere sempre puntualmente motivato» e arrivare in tempi certi, fissati prima. Le parti possono prevedere un meccanismo di silenzio-assenso. Il contratto dovrebbe considerare anche tesisti e dottorandi coinvolti e i tempi del progetto.

Per il ricercatore

Due indicazioni. La prima: l'inventore deve comunicare l'invenzione alla struttura di appartenenza (art. 65, comma 2), fermo quanto previsto dagli obblighi contrattuali; nella ricerca commissionata la titolarità segue poi il contratto. La seconda: la legge pone a carico di entrambe le parti l'onere di salvaguardare la novità; per questo, prima di presentare risultati a un convegno, in una tesi o in un articolo, è prudente verificare con l'ufficio competente dell'ente se esistono profili brevettabili. Il decreto di adozione prevede inoltre che sui siti del Ministero delle imprese, del Ministero dell'università e dell'Ufficio italiano brevetti e marchi possano essere pubblicati esempi di clausole liberamente utilizzabili.